企业新技术出海如何降低许可交易风险

发布日期:2022-10-21 09:31:51来源:中国贸易报作者:钱颜
企业新技术出海的过程中,会遇到许多的风险点,需要我们有效地识别和控制。康健建议,企业可以提前建立合理的内部组织结构与合规管理体系;基于各国在专利审查实践的差异,做差异化的专利布局和防御性布局;保证许可团队的多元化;自由实施调查贯穿全程,重要节点聘请当地律师出具报告;关注法律法规发展或变化带来的风险。

近年来,市场发展不断变化,企业创新技术出海已逐步形成热潮。在日前举办的企业出海的IP风险考量研讨活动上,加科思药业集团知识产权副总裁康健表示,生物科技企业应当不断提升创新能力、积累技术使产品研发能力有很大的提升,让越来越多的技术远销海外。

新技术出海面临着许可交易。在康健看来,可以采取多元化的交易模式,谋求更好的发展。一方面,可以实现利益最大化。合作双方有各自的资源优势,比如一些企业在初创的时候没有资源和团队,那么通过合作能够弥补这样的劣势,从而降低产品开发的风险,使产品成功上市。另一方面,规避税务和外资准入风险。有些企业单纯地把技术内容放在避税港,那么在对外许可时有可能面临一些税务问题,需要咨询专业的税务专家,了解相关的税收政策。如果刚开始交易结构设计不合理或没有采取多元化的交易机制,就无法享受税收优惠。此外,部分国家对于外资的准入是有限制的,从双方谈判开始就应当设计一个最为合理的交易机制来规避政策上的风险。

确认对外许可后,首先进行技术方面的尽调。康健认为,调查重点是合规情况以及不同国家差异化实践特点,具体可以包含以下内容:核心技术有哪些类型的专利、商标、商业秘密;是否提交专利申请以及已交专利是否覆盖核心技术;专利预估到期日和覆盖的地域范围、已授权专利的维护情况;是否有其他竞争性项目的知识产权;是否有已知的侵权风险;权属的独立性和完整性;权属取得证明(如职务发明是否有相应的劳动合同、如果是许可取得提供许可协议等内容);是否存在发明人纠纷风险;是否签署发明人转让协议以及奖励政策、保密协议和竞业协议;是否存在权利负担(质押、转让、共有、许可)。

其次,进入全面尽调的阶段,遇到最大的问题就是自由实施调查风险。一旦自由实施调查检索到覆盖候选的专利申请,被许可方聘用的第三方律师给出的意见通常比较保守中立。被许可方往往会因此给出“黄灯”甚至“红灯”。在这种情况下,我国企业需要主动去提供更多的分析意见,比如在出现自由实施调查风险之前事先做好应对预案。此外,如为不含候选的防御性申请,进入的国家往往较少,如果早期发现可以进行结构化改造和差异化布局。

最后,进入正式协议阶段。进入这一阶段,最重要的是要确认被许可对象、专利、专有技术的范围,以及限定许可的范围(对象、地域、用途等)。分许可权也非常重要,被许可方可以分许可给许可方的竞争对手,所以在分许可权转让上需要做进一步的约定。同时也存在反向授权的情况,许可方如果想保留一部分的开发权,那么可以通过反向授权的约定拿回一些权利做国内市场的开发。

企业新技术出海的过程中,会遇到许多的风险点,需要我们有效地识别和控制。康健建议,企业可以提前建立合理的内部组织结构与合规管理体系;基于各国在专利审查实践的差异,做差异化的专利布局和防御性布局;保证许可团队的多元化;自由实施调查贯穿全程,重要节点聘请当地律师出具报告;关注法律法规发展或变化带来的风险。

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