德国联邦最高法院对善意实施方该如何履行FRAND的判决

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以下文章来源于鸿鹄律师事务所（Bird & Bird）

作者丨Richard Vary、姚捷、吴俊

2020年7月1日，德国联邦最高法院反垄断法庭就SISVEL公司诉海尔侵犯标准必要专利（SEP）一案判决下发了详细的书面理由。

本案背景

本案源于SISVEL公司（“原告”）就其欧洲专利EP0852885（简称“EP885”）向海尔（“被告”）提起的专利侵权诉讼。该专利由诺基亚公司于1996年申请，并通知欧洲电信标准协会（ETSI）该专利为标准必要专利。2012年4月8日，SISVEL公司从诺基亚购得该专利。2013年4月10日，SISVEL公司向ETSI发出同意以FRAND条件许可该专利的声明。该专利已于2016年届满终止。

SISVEL公司，依次于2012年12月20日、2013年8月22日和2013年11月11日多次向被告发出“无线专利计划”的许可要约。被告在2013年12月12日，即第一封通知起约一年后，首次回函。2013年12月17日，被告的知识产权总监在电子邮件中表达了希望进行正式谈判并同时询问在及时签署许可时可提供的折扣信息。2014年2月17日，双方代表进行了讨论，但没有达成一致意见。2014年8月29日，原告又发出一次许可要约。三天后，被告于2014年9月1日拒绝了该要约，并且没有提出任何反要约。

2014年9月8日，SISVEL公司在杜塞尔多夫地方法院起诉被告侵犯了两项移动通信技术的标准必要专利并寻求禁令和赔偿，两项专利分别为本案的EP 885专利和另一项欧洲专利EP1264504。2015年11月3日，SISVEL公司在一审中胜诉，杜塞尔多夫地方法院认定EP 885专利有效并且被告实施了该专利，同时认定被告拖延谈判从而驳回了被告的FRAND抗辩，被告被要求停止销售、销毁和召回涉案产品。随后被告提出上诉。2016年1月13日，杜塞尔多夫高级州立法院支持了被告的上诉请求，做出了中止执行一审判决的裁定。2017年3月30日，杜塞尔多夫高级州立法院作出二审判决，虽然同样认定了专利有效和被告实施了该专利，但考虑原告的许可要约不符合FRAND，即：原告给予了另一个中国的国有企业海信明显更优惠的许可条件，从而没有授予禁令。

该案件随后被上诉至联邦最高法院。反垄断法庭认定了修改后的专利权利要求12的有效性和被告实施了涉案专利。2020年5月5日，反垄断庭由主审法官Prof Dr Peter Meier-Beck主持了听证。当天联邦最高法院作出初步判决，撤销了二审判决并恢复了一审判决，要求被告：对专利权届满之前的涉案产品进行销毁、召回和提供相关财务信息以计算赔偿。

此外，据悉海尔已针对该判决向德国宪法法院提起宪法申诉，请求审查德国联邦法院在评估本案的FRAND条款时是否适用欧盟法院的规则（如华为诉中兴案）和欧洲法律。

裁判理由

在该案详细的书面理由中，德国联邦最高法院就以下几方面做出了认定和阐释：

01

市场支配地位

反垄断法庭首先确认了二审法院关于市场支配地位的认定：原告作为SEP权利人，在专利权存续期间具有相关市场的支配地位。同时，法庭认为实施方在未取得许可的情况下使用专利的情况主要关系到“滥用”，而不是“市场支配地位”。

02

滥用

法庭同时注意到了SEP专利许可中的特殊性，SEP权利人的市场支配地位来自于其可以通过法律手段禁止未经许可的产品进入市场。由于专利权人除了通过寻求禁令救济之外，没有其他的手段强制使用者缔结许可，只有在实施方准备根据FRAND条件来取得许可时，SEP权利人依然寻求禁令的时候，才可能出现滥用市场支配地位。而且，实施方往往采用拖延策略以期尽晚达成许可合同，甚至直至专利权到期。

因此，一审法院直接跳到实施方的行为来判断FRAND抗辩是否成立的做法未必是错的。滥用市场支配地位只可能发生在以下两种情况下：（1）如果实施方提出了一个专利权人无法拒绝的许可要约（参照“橙皮书标准”）；或者（2）如果实施方愿意取得许可，但专利权人未充分参与以达成一个符合FRAND条件的许可合同（参照华为诉中兴案）。

法院考量了双方的一些具体行为，最终认定原告没有滥用市场支配地位。双方主要行为有：

（1）原告于2012年12月20日向被告母公司发出了第一封通知，并告知愿意依据FRAND条款提供许可；原告在2012年12月20日的信件中附上了450件专利清单；

（3）被告在2013年12月12日，即收到第一封通知后约一年回函，但未明确表达出基于FRAND条款达成许可协议的意愿；

（4）被告的IP总监在2013年12月17日的电子邮件中，表达了希望进行正式谈判和询问相关折扣（SISVEL承诺在及时签署许可时可提供折扣）的信息；

（5）诉讼期间，被告在2016年1月16日的信函所附的声明中表示：如果德国法院最终认定原告的专利有效并且被告被认定实施了涉诉专利，被告将愿意取得FRAND许可并支付许可费；

（6）诉讼期间，在被告2016年3月23日的信函中，要求原告就涉诉的两件专利以外的全部专利提供权利要求比对表。

03

对于善意被许可人的要求

法庭在书面理由中引用了2015年欧洲法院华为诉中兴案中的观点：实施方应当清楚明确地表明与SEP权利人达成符合FRAND条款的许可协议，并且随后参与以此为目的的许可协议谈判。法庭同时也引用了Unwired Planet 诉华为案中Birss 法官的判词：“一个有意愿的被许可人，必须愿意接受任何事实上符合FRAND的许可” 。法庭明确表示采取拖延策略是不符合这些要求的 。

被告花费过长的时间回复、提出附加条件的许可意愿、索要全部专利的权利要求比对表等行为，都表现了被告没有取得FRAND许可的真实意愿。

法庭同时批评了被告不断索要更多技术信息的行为。法庭认为实施方完全有能力理解侵权指控，在需要时也可以取得外部专家或律师的支持。实施方可以提出问题，但应当在较短的时间范围内提出。实施方不应索要其可以自行取得的公开信息。在本案涉及的标准必要专利中，专利和标准都是公开文件，实施方完全可以自行取得，从而减少SEP权利人的不必要的负担。

如果实施方因为缺少足够的信息而无法作出具体的符合FRAND的要约，则其可以向权利人索要信息来计算许可费率。但对于权利人的这项义务的范围应该是个案而定的，而且需要考虑实施方的反应。法庭对此的观点是：如果实施方没有表现出取得许可的意愿，那就没有资格要求披露这些信息。

04

无歧视费率标准

法庭引用了英国Birss法官的说法，认为“非歧视”并没有“硬性边界”。这并不要求对所有被许可人都采用同一个标准费率。评估的相关标准是：

欧洲联盟运作条约（TFEU）第102条第2段c)项规定：“要求其他贸易伙伴在同等交易中适用不同的条件，从而使一方处于竞争劣势”；和

德国反不正当竞争法第19部分第2段第3项规定：“在可比市场中要求不如市场支配地位者要求的类似购买者优惠的价格或其他商业条款，除非这种区别是有客观依据的”。

专利权人可以为了保护自己的商业利益而在某些情况下接受低于常规的许可条件，因为这是专利权人为了规避个案中严重风险的情况下能够取得的最好的条件。这并不代表后来的被许可人皆可因此要求相同的费率。

05

损害赔偿

尽管专利权已经在诉讼过程中届满失效，法庭依然要求被告支付以往实施专利的费用，且并不局限于FRAND许可费率。法院认为如果实施方充分愿意签订一份符合FRAND条款的许可，可以提出反诉，提起反诉的前提条件是实施方要求专利权人签订FRAND许可协议（首先表明愿意取得许可），而专利权人不履行其因市场支配地位而承担的答复义务而非法拒绝签订FRAND许可协议，或者在专利实施方愿意取得许可的情况下没有发出FRAND许可要约。

Richard Vary 合伙人

姚捷 合伙人

吴俊 高级法律顾问